Preclusione per coesistenza e marchi seriali: la Cassazione estende la tutela alle famiglie di marchi

La lunga convivenza sul mercato può far venir meno il rischio di confusione non solo per il singolo segno, ma per l’intero nucleo distintivo condiviso da una stessa impresa.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 12783 del 5 maggio 2026 offre uno sviluppo significativo in materia di diritto dei marchi, perché estende il principio della preclusione per coesistenza anche alle c.d. famiglie di marchi o marchi seriali. Il dato di interesse non è soltanto processuale o casistico, ma sistematico: la Corte chiarisce che una lunga e pacifica convivenza sul mercato può incidere non solo sul singolo segno, ma anche sul nucleo distintivo comune che caratterizza una pluralità di marchi riferibili alla stessa impresa.

La decisione si colloca nel solco di un orientamento già consolidato a livello europeo, che aveva elaborato il principio della coesistenza come limite alla possibilità di contestare un marchio successivo quando, nonostante l’identità o la somiglianza tra i segni, la loro compresenza prolungata abbia reso il rischio di confusione non più attuale. La Cassazione, però, compie un passo ulteriore: riconosce che la stessa logica deve valere quando la convivenza riguardi non un marchio isolato, ma un sistema coerente di segni, costruito attorno a un elemento distintivo ricorrente.

Il fondamento della preclusione per coesistenza

Per comprendere la portata della pronuncia, conviene partire dal presupposto del principio. La preclusione per coesistenza si fonda sull’idea che il diritto esclusivo sul marchio non è assoluto in senso statico, ma va letto alla luce della realtà del mercato e del comportamento effettivo delle imprese e dei consumatori. Se due segni identici o simili sono rimasti a lungo sul mercato senza che il pubblico abbia manifestato confusione concreta, può ritenersi che la funzione distintiva del marchio non sia più compromessa.

In altri termini, il marchio non vive soltanto nel momento della registrazione, ma nel modo in cui viene percepito e utilizzato nel tempo. La durata della convivenza diventa allora un elemento decisivo, perché può trasformare una situazione inizialmente conflittuale in una situazione ormai consolidata. Questo spiega perché la giurisprudenza abbia progressivamente riconosciuto che il decorso del tempo, se accompagnato da buona fede e da una coesistenza effettiva, può produrre un effetto preclusivo rispetto alle contestazioni successive.

La ratio è chiara: se il mercato ha ormai imparato a distinguere i segni, non ha più senso proteggere in modo rigido un rischio confusorio che, nella sostanza, non esiste più. La tutela del marchio resta forte, ma viene ricondotta alla sua funzione reale, che è quella di indicare l’origine imprenditoriale dei prodotti o dei servizi.

Dai singoli marchi alla famiglia di marchi

La novità più interessante della sentenza sta nell’applicazione del principio alle famiglie di marchi. Il concetto di marchio seriale presuppone che l’impresa utilizzi una pluralità di segni accomunati da un elemento ricorrente, riconoscibile dal pubblico come tratto distintivo della stessa origine imprenditoriale. Si pensi, in termini generali, a un prefisso, a un suffisso, a un elemento denominativo dominante o a una struttura grafica costante, impiegata per differenziare linee di prodotti o servizi, ma sempre all’interno di una medesima architettura segnica.

La Cassazione osserva che, se il principio della coesistenza è fondato sulla perdita di attualità del rischio di confusione, non vi è ragione per limitarlo al singolo marchio quando la confondibilità sia già esclusa con riguardo al cuore distintivo della famiglia di segni. In questa prospettiva, ciò che conta non è solo il segno in sé, ma l’effetto complessivo che la convivenza ha prodotto sull’intero sistema marchio dell’impresa.

Il ragionamento è condivisibile anche sotto il profilo economico. Le imprese costruiscono spesso famiglie di marchi proprio per rafforzare la riconoscibilità del brand, differenziare le linee commerciali e fidelizzare il consumatore. Se un elemento centrale di questo sistema è stato condiviso per un lungo periodo da due operatori diversi, e la convivenza è rimasta pacifica, l’ordinamento non può ignorare tale realtà solo perché il conflitto riguarda una pluralità di segni anziché uno solo.

La funzione del tempo nel giudizio di confondibilità

Uno degli aspetti più rilevanti della sentenza è il ruolo attribuito al fattore tempo. Non si tratta di un dato meramente quantitativo, ma di un vero elemento qualitativo del giudizio. La durata della coesistenza, infatti, produce un effetto di stabilizzazione percettiva: i consumatori si abituano alla presenza simultanea dei segni e imparano a distinguerli senza collegarli a un’unica origine.

È proprio qui che si colloca il superamento del rischio di confusione. In origine, due marchi possono anche essere simili; tuttavia, se per anni hanno convivuto nel mercato in modo trasparente, la somiglianza perde progressivamente il proprio potenziale lesivo. Il segno posteriore non appare più come un tentativo di intercettare indebitamente la reputazione altrui, ma come un elemento ormai autonomamente sedimentato nell’esperienza del consumatore.

Questo spostamento del baricentro è fondamentale. La tutela del marchio non può essere ridotta a una fotografia del momento originario della registrazione o del primo uso. Deve invece guardare alla dinamica concreta della circolazione economica, dove il significato dei segni evolve insieme al pubblico che li incontra. La preclusione per coesistenza è, in questo senso, una tecnica di adeguamento del diritto alla realtà del mercato.

La buona fede come requisito decisivo

La sentenza ribadisce anche che la coesistenza non basta da sola: occorre la buona fede del titolare del marchio posteriore. Il requisito è particolarmente importante, perché impedisce che il principio venga utilizzato per legittimare condotte opportunistiche o strategie commerciali scorrette. La preclusione opera solo se il comportamento dell’imprenditore è improntato a correttezza, e non se il segno posteriore nasce con l’intento di sfruttare la notorietà altrui o di creare artificiosamente un’area di ambiguità sul mercato.

La buona fede, tuttavia, non deve essere intesa in modo eccessivamente soggettivo. La Cassazione sembra valorizzarne una dimensione oggettiva, desumibile dal contesto e dalla storia della coesistenza. Se due marchi hanno convissuto per decenni senza contenzioso sostanziale e senza interferenze apprezzabili nella percezione del pubblico, tale dato può costituire un serio indice della correttezza del comportamento dell’impresa che utilizza il segno posteriore.

Questo aspetto è particolarmente utile in giudizio, perché consente di fondare la preclusione non su una mera allegazione astratta, ma su elementi storici e documentali concreti: durata dell’uso, ambito territoriale, continuità commerciale, modalità di espansione del marchio e comportamento tenuto dalle parti nel tempo.

Il caso deciso dalla Cassazione

Il caso da cui prende le mosse la pronuncia ha un rilievo emblematico. Il conflitto nasce dalla domanda di registrazione del marchio “RTL 102.5 DOC” da parte di RTL 102,500 Hit Radio Srl, successivamente respinta dall’Ufficio italiano brevetti e marchi a seguito dell’opposizione di RTL Group Markenverwaltungs GmbH. La questione verteva sul rischio di confusione e di associazione tra i segni.

La Commissione dei ricorsi aveva però ribaltato l’esito amministrativo, ritenendo che la lunga coesistenza del lemma “RTL” nei rispettivi sistemi segnici avesse fatto venire meno il rischio di confusione. In altre parole, il pubblico avrebbe imparato a distinguere le due provenienze imprenditoriali proprio grazie alla prolungata convivenza dei marchi sul mercato.

La Cassazione, investita della questione, si è confrontata con un dato di fondo molto rilevante: la presenza di due “famiglie” di marchi, entrambe costruite attorno a un nucleo comune, ma storicamente sviluppate da soggetti diversi. Il punto decisivo non è stato tanto stabilire se i segni fossero astrattamente simili, quanto verificare se, alla luce della loro coesistenza ultra-decennale, il rischio confusorio fosse ancora attuale. La risposta della Corte è stata negativa, e proprio da qui deriva la portata innovativa della decisione.

Conseguenze per imprese e operatori

Dal punto di vista pratico, la sentenza ha ricadute importanti sia per le imprese sia per i professionisti che assistono nella tutela dei marchi. In primo luogo, conferma che la costruzione di una famiglia di marchi può rappresentare una strategia robusta di branding, ma richiede coerenza, continuità e capacità di documentare l’uso effettivo del segno nel tempo.

In secondo luogo, la decisione valorizza il ruolo delle prove storiche. Nei contenziosi su marchi seriali, non basta invocare l’esistenza di un elemento comune o la notorietà del marchio: occorre dimostrare come quel sistema segnico sia stato usato, percepito e consolidato. Saranno quindi particolarmente utili documenti commerciali, materiali promozionali, campagne pubblicitarie, registrazioni e ogni elemento utile a ricostruire la lunga convivenza sul mercato.

In terzo luogo, la pronuncia mostra che la difesa del marchio non può essere impostata solo in termini di astratta priorità formale. Un titolare che abbia tollerato per lungo tempo la coesistenza di segni analoghi potrebbe trovarsi oggi di fronte a un limite sostanziale alla sua pretesa di esclusiva, specialmente se la convivenza ha prodotto un assetto di mercato ormai stabilizzato.

Profili sistematici

La sentenza si inserisce in un’evoluzione più ampia del diritto dei marchi, sempre più attento alla funzione effettiva del segno nel mercato. Il marchio non è solo un titolo di privativa, ma anche uno strumento di comunicazione economica, che vive nella relazione tra impresa e consumatore. Se questa relazione si consolida nel tempo con due segni distinti ma coesistenti, il diritto deve prenderne atto.

Da questo punto di vista, la preclusione per coesistenza rappresenta una soluzione equilibrata: tutela il titolare del marchio anteriore, ma impedisce che la protezione venga invocata in modo formalistico quando il mercato ha già superato la fase del possibile equivoco. L’estensione ai marchi seriali rafforza questa logica, perché evita che la frammentazione del sistema segnico possa diventare un ostacolo artificiale alla stabilizzazione di rapporti economici già consolidati.

In definitiva, la Cassazione sembra suggerire una visione meno rigida e più aderente alla realtà delle dinamiche commerciali. La notorietà, la coesistenza e la percezione del pubblico diventano così elementi centrali del giudizio, al pari della comparazione letterale o concettuale dei segni.

Conclusione

La pronuncia n. 12783 del 2026 rappresenta un passaggio importante per il diritto dei marchi in Italia. La Corte chiarisce che la preclusione per coesistenza non si arresta al singolo marchio, ma può investire anche una famiglia di segni quando il nucleo distintivo comune ha convissuto a lungo con un segno altrui in modo pacifico e in buona fede.

Il messaggio di fondo è chiaro: il diritto dei marchi non può ignorare il tempo. Quando il mercato ha stabilizzato la propria percezione e il rischio di confusione è venuto meno, la tutela non può continuare a operare come se il conflitto fosse ancora attuale. Per imprese e professionisti, questa decisione impone una riflessione attenta sia sulla strategia di registrazione sia sulla gestione, nel tempo, delle coesistenze segnico-commerciali.