Forclusion pour coexistence et marques sérielles : la Cour de cassation italienne étend le principe aux familles de marques

L’arrêt récent de la Cour de cassation italienne n° 12783 du 5 mai 2026 constitue une évolution importante du droit des marques, car il étend le principe de la forclusion pour coexistence aux dites familles de marques, ou marques sérielles. L’intérêt de la décision n’est pas seulement procédural ou lié à un cas particulier, mais également systémique: la Cour précise qu’une coexistence longue et paisible sur le marché peut affecter non seulement un signe isolé, mais aussi le noyau distinctif qui caractérise une pluralité de marques appartenant à la même entreprise.

La décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle européenne qui avait déjà développé le principe de coexistence comme limite à la possibilité de contester une marque postérieure lorsque, malgré l’identité ou la similarité des signes, leur coexistence prolongée a rendu le risque de confusion désormais obsolète. La Cour de cassation va toutefois plus loin: elle reconnaît que la même logique doit s’appliquer lorsque la coexistence ne concerne pas une marque unique, mais un système cohérent de signes construit autour d’un élément distinctif récurrent.

Le fondement de la coexistence

Pour comprendre la portée de l’arrêt, il convient de partir du principe lui-même. La forclusion pour coexistence repose sur l’idée que l’exclusivité conférée par la marque n’est pas absolue dans une perspective statique, mais doit être appréciée à la lumière du marché réel et du comportement effectif des entreprises et des consommateurs. Si deux signes identiques ou similaires sont restés longtemps sur le marché sans que le public ne se trompe réellement sur leur origine, on peut considérer que la fonction essentielle de la marque n’a pas été compromise.

Autrement dit, une marque n’existe pas seulement au moment de son enregistrement, mais aussi dans la manière dont elle est perçue et utilisée au fil du temps. La durée de la coexistence devient alors déterminante, car elle peut transformer une situation initialement conflictuelle en une situation désormais stabilisée. C’est pourquoi la jurisprudence a progressivement admis que l’écoulement du temps, lorsqu’il s’accompagne de bonne foi et d’une coexistence effective, peut produire un effet de forclusion à l’égard des contestations ultérieures.

La logique est claire: si le marché a déjà appris à distinguer les signes, il n’y a plus lieu de protéger de manière rigide un risque de confusion qui, en pratique, n’existe plus. La protection de la marque demeure forte, mais elle est ramenée à sa fonction réelle, à savoir indiquer l’origine commerciale des produits ou services.

Des marques individuelles aux familles de marques

L’innovation la plus intéressante de la décision réside dans l’application du principe aux familles de marques. La notion de marque sérielle suppose qu’une entreprise utilise plusieurs signes reliés par un élément récurrent, que le public reconnaît comme un trait distinctif de la même origine commerciale. Il peut s’agir d’un préfixe, d’un suffixe, d’un élément verbal dominant ou d’une structure graphique constante, utilisée pour différencier des gammes de produits ou de services tout en restant dans une même architecture de marque.

La Cour de cassation observe que, si la coexistence repose sur la disparition du risque actuel de confusion, il n’y a aucune raison de la limiter à une seule marque lorsque la confusion a déjà été exclue pour le noyau distinctif d’une famille de signes. Dans cette perspective, ce qui compte n’est pas seulement le signe pris isolément, mais l’effet global produit par la coexistence sur l’ensemble du système distinctif de l’entreprise.

Ce raisonnement est également cohérent sur le plan économique. Les entreprises construisent souvent des familles de marques précisément pour renforcer la reconnaissance de leur marque, différencier leurs lignes de produits et fidéliser les consommateurs. Si un élément central de ce système a été partagé pendant longtemps par deux opérateurs distincts, et que cette coexistence est restée pacifique, le droit ne peut pas ignorer cette réalité simplement parce que le litige concerne plusieurs marques plutôt qu’une seule.

Le rôle du temps dans l’appréciation du risque de confusion

L’un des aspects les plus importants de l’arrêt est le rôle attribué au temps. Le temps n’est pas seulement un facteur quantitatif, mais un facteur véritablement qualitatif. Une coexistence prolongée produit un effet de stabilisation de la perception: les consommateurs s’habituent à la présence simultanée des signes et apprennent à les distinguer sans les rattacher à une même source.

C’est précisément à ce stade que le risque de confusion disparaît. Au départ, deux marques peuvent être similaires; toutefois, si elles ont cohabité pendant des années sur le marché de manière transparente, leur similitude perd progressivement son potentiel nuisible. Le signe postérieur n’apparaît plus comme une tentative de tirer indûment profit de la réputation d’autrui, mais comme un élément désormais autonomement établi dans l’expérience du consommateur.

Ce déplacement est essentiel. La protection de la marque ne peut pas être réduite à une photographie du moment de l’enregistrement ou du premier usage. Elle doit au contraire tenir compte de la dynamique concrète de la circulation économique, dans laquelle la signification des signes évolue avec le public qui les rencontre. La forclusion pour coexistence est, en ce sens, une technique d’adaptation du droit à la réalité du marché.

La bonne foi comme condition essentielle

La Cour rappelle également que la coexistence ne suffit pas à elle seule: la bonne foi du titulaire de la marque postérieure est nécessaire. Cette exigence est particulièrement importante, car elle empêche que le principe soit utilisé pour légitimer des comportements opportunistes ou des stratégies commerciales déloyales. La forclusion ne s’applique que si le comportement de l’entrepreneur est marqué par la loyauté, et non si le signe postérieur a été adopté dans le but d’exploiter la réputation d’autrui ou de créer artificiellement une ambiguïté sur le marché.

En même temps, la bonne foi ne doit pas être comprise de manière trop subjective. La Cour semble lui reconnaître une dimension objective, déductible du contexte et de l’historique de la coexistence. Si deux marques ont coexisté pendant des décennies sans contentieux notable et sans interférence appréciable dans la perception du public, ce fait peut constituer un indice fort du caractère loyal du comportement du titulaire de la marque postérieure.

Cet aspect est particulièrement utile en contentieux, car il permet d’appuyer l’argument de la forclusion non sur une simple affirmation abstraite, mais sur des éléments historiques et documentaires concrets: durée de l’usage, portée territoriale, continuité commerciale, modalités d’expansion et comportement des parties au fil du temps.

L’affaire tranchée par la Cour

L’affaire à l’origine de l’arrêt est particulièrement parlante. Le litige est né d’une demande d’enregistrement de la marque « RTL 102.5 DOC » déposée par RTL 102,500 Hit Radio Srl, puis rejetée par l’Office italien des brevets et des marques à la suite de l’opposition formée par RTL Group Markenverwaltungs GmbH. La question centrale portait sur le risque de confusion et d’association entre les signes.

La Commission des recours avait toutefois infirmé la décision administrative, estimant que la longue coexistence de l’élément « RTL » dans les systèmes de marques respectifs avait fait disparaître le risque de confusion. En d’autres termes, le public aurait appris à distinguer les deux origines commerciales précisément grâce à la coexistence prolongée des marques sur le marché.

Lorsque l’affaire est parvenue devant la Cour de cassation, celle-ci a dû se prononcer sur une donnée de fond particulièrement importante: l’existence de deux « familles » de marques, chacune construite autour d’un noyau commun, mais historiquement développée par des entités différentes. La question décisive n’était pas tant de savoir si les signes étaient abstraitement similaires, mais de déterminer si, compte tenu de leur coexistence ultra-décennale, le risque de confusion restait actuel. La Cour a répondu par la négative, et c’est là que réside la portée innovante de la décision.

Conséquences pratiques pour les entreprises

Sur le plan pratique, l’arrêt a des conséquences importantes tant pour les entreprises que pour les professionnels qui les conseillent en matière de marques. D’abord, il confirme que la construction d’une famille de marques peut constituer une stratégie de branding robuste, mais qu’elle exige cohérence, continuité et capacité à documenter l’usage effectif des signes dans le temps.

Ensuite, la décision accorde une valeur importante aux preuves historiques. Dans les contentieux relatifs aux marques sérielles, il ne suffit pas d’invoquer l’existence d’un élément commun ou la notoriété de la marque: il faut démontrer comment ce système de signes a été utilisé, perçu et consolidé. Les documents commerciaux, les supports publicitaires, les campagnes, les enregistrements et tout élément utile à la reconstitution de la longue coexistence seront donc particulièrement précieux.

Enfin, l’arrêt montre que la défense de la marque ne peut pas être fondée uniquement sur une priorité formelle abstraite. Un titulaire qui a toléré pendant longtemps la coexistence de signes similaires peut désormais se heurter à une limite substantielle à ses prétentions d’exclusivité, surtout si cette coexistence a produit une structure de marché désormais stabilisée.

Portée systémique

L’arrêt s’inscrit dans une évolution plus large du droit des marques, de plus en plus attentif à la fonction réelle du signe sur le marché. La marque n’est pas seulement un titre de propriété intellectuelle; elle est aussi un outil de communication économique qui existe dans la relation entre l’entreprise et le consommateur. Si cette relation s’est stabilisée au fil du temps par l’existence de deux signes distincts mais coexistants, le droit doit en tenir compte.

De ce point de vue, la forclusion pour coexistence offre une solution équilibrée: elle protège le titulaire de la marque antérieure, mais évite que cette protection soit invoquée de manière formaliste lorsque le marché est déjà passé au-delà du stade du risque de confusion. L’extension aux familles de marques renforce cette logique, car elle empêche que la fragmentation du système distinctif devienne un obstacle artificiel à la stabilisation de relations commerciales déjà consolidées.

En somme, la Cour semble promouvoir une vision moins rigide et davantage ancrée dans la réalité économique. La réputation, la coexistence et la perception du public deviennent ainsi des éléments centraux de l’analyse, au même titre que la comparaison littérale ou conceptuelle des signes.

Conclusion

L’arrêt n° 12783 de 2026 constitue une étape importante pour le droit des marques en Italie. La Cour précise que la forclusion pour coexistence ne s’arrête pas à la marque individuelle, mais peut également s’étendre à une famille de signes lorsque le noyau distinctif commun a coexisté longtemps avec un signe tiers de manière paisible et de bonne foi.

Le message de fond est clair: le droit des marques ne peut pas ignorer le temps. Lorsque le marché a stabilisé sa perception et que le risque de confusion a disparu, la protection ne peut plus fonctionner comme si le conflit était encore actuel. Pour les entreprises et les praticiens, cette décision impose une réflexion attentive tant sur la stratégie de dépôt que sur la gestion dans le temps des signes commerciaux coexistants.